摘 要 实用新型专利由于其自身特点，对于经济社会发展具有重要的推动作用。本文对中日两个世界知识产权大局的实用新型专利制度进行比较，从历史沿革、专利审查方式、专利评价报告制度、客体、申请类型转换等多个方面的异同以及原因进行分析和比较，并从日本实用新型专利制度中获得借鉴和启发，对我国的实用新型专利制度改进给出了建议。
关键词 实用新型 专利制度 评价报告 客体 转换
作者简介：黄亚男，国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.10.010
一、 中日实用新型专利制度的历史沿革
（一）我国实用新型专利制度的历史沿革
1985年4月1日，中国首部专利法问世，虽然我国专利制度兴起较晚，但是也得以借鉴外国已有经验，博采各国之长。在该部专利法中规定了，我国专利申请的类型有发明、实用新型和外观设计，与一些国家单独立法不同，我国将三种专利归到一部专利法进行保护。
在该部专利法中规定实用新型专利权的期限为五年，自申请日起计算，期满前专利权人可以申请续展三年。2001年专利法修改，将实用新型专利权的保护期限修改为十年，并一直延续至今。
该部专利法中规定了实用新型专利的初步审查制度。在专利制度施行的初期，由于初步审查制度处于摸索阶段，申请人对申请文件的撰写也不太清楚，有一段时间实用新型的审查主要关注申请文件的撰写，基本上采用的是登记制。后来逐渐规范采取初步审查制度，初步审查主要包括形式审查与明显实质性审查两部分内容。
由于实用新型不经过实质审查，因此造成专利权的不稳定，一方面可能导致提无效宣告的请求增多，浪费复审资源，另一方面可能导致专利权人利用不稳定的实用新型专利进行盲目的诉讼，对专利权人、被诉侵权人造成不必要的损失，也浪费法院资源。2001年修改专利法时，在专利法实施细则中明确规定了实用新型检索报告制度。通过实用新型专利检索报告对实用新型的技术方案做出评价，专利权人可以对自身专利的状态有充分的了解，从而避免盲目的行使权利造成损失，同时减少不必要的无效宣告的数量。
由于实用新型专利检索报告的请求人只能是专利权人以及检索报告仅对新颖性和创造性评价的限制等问题，2010年专利法第三次修改时，将实用新型专利检索报告修改为专利权评价报告制度。此次修改，将实用新型专利检索报告修改为专利权评价报告制度。将请求人从仅限于专利权人扩展到专利权人或者利害关系人，报告请求人的主体范围进行了扩大，并且评价报告的范围也有了很大的扩展，另外对做出专利权评价报告的时间进行了限定。
（二）日本实用新型专利制度的历史沿革
日本实用新型专利制度建立相对较早，在1905年，日本在参考德国实用新型专利制度基础上，基于保护和奖励小发明的产业上的政策考量，制定了《实用新案法》。之后，随着时代的变化，日本多次对该法案做出了修改。
对于实用新型专利保护期限，日本也经历了几次变化。1993年之前，实用新型专利保护期限相对较长，是从登记日起10年，最长不超过申请日起15年。1993年修改《实用新案法》，取消了实质审查制度，导致专利权的稳定性较差，为了防止专利权人权利滥用以及保护第三人利益等原因的考虑，将实用新型专利保护期限缩短为申请日起6年。由于保护期限较短，一定程度上导致实用新型专利权的保护较弱，申请量大幅下降，许多申请人呼吁延长专利的保护期。2004年《实用新案法》修改，保护期限顺应地修改为申请日起10年，与大多数国家保持一致。
1993年之前，日本实用新型专利的审查制度采用实质审查制度，需要對申请是否符合新颖性、创造性等实体要件做出审查。由于技术变革的加快，新产品更新换代速度加快，人们期待对产品获得更快捷、简便的保护。日本从实质审查制修改为登记制和实用新型评价书结合的实用新型审查制度。
二、中日实用新型专利审查方式比较
我国对于实用新型专利审查方式主要采用的是初步审查制，而日本采用的是登记制。日本的登记制指的是只要满足基本的申请和形式要求就可以获得实用新型专利权的登记。日本的形式审查主要包括：是否满足实用新型的定义，是否违反公共道德、善良风俗等，是否满足单一性要求或其他格式要求，说明书或附图没有记载必要事项或记载得不明确。我国的初步审查则主要包括对申请文件形式审查以及对申请文件中存在的明显实质性缺陷的审查。是否满足实用新型的定义，是否满足客体的要求，是否违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益，是否满足单一性要求、是否明显不具备新颖性和实用性，是否公开不充分、不清楚等方面，都属于明显实质性缺陷的审查内容。可见，我国的初步审查方式相对于日本的登记制要严格，实用新型的专利权也相对更加稳定。
三、中日实用新型专利评价报告制度比较
日本的实用新型评价书和中国的实用新型专利权评价报告制度有很多相似之处，两者的功能原理类似，主要都是为了防止权利的滥用，但是也存在一些区别。在请求人方面，我国规定专利权人或者利害关系人可以提出实用新型专利权评价报告的请求，利害关系人指的是就专利纠纷向法院提起诉讼或管理专利工作的部门处理的人，但是日本任何人都可以提出实用新型评价书，显然请求人主体的范围日本要比中国大得多。请求时间方面，我国规定授予实用新型专利权后，可以请求做出专利权评价报告；而日本则在申请的任何阶段都可以请求做出实用新型评价书，即使是权利已经届满，也可以提出请求，并且请求一旦提出不可撤回。可见请求时间的提出范围日本也比中国大得多。权利行使时出示义务方面也有不同，日本规定较为严格，只有在专利权人出示实用新型评价书并提出警告才能行使权利；而中国并没有规定该强制义务，而是主要强调专利权评价报告是一种证据文件，当法院在审理、处理专利侵权纠纷时，据此确定是否需要中止相关程序。
四、中日实用新型专利授权客体比较
1985年公布的中国专利法实施细则中规定对于实用新型的保护客体要求，专利法所称的实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。自从中国的实用新型专利制度诞生至今，虽然法条文字上，实用新型的保护客体的定义没有变化，但是在实际操作中却经历了一定的变化。在实用新型专利制度实施初期对实用新型客体未给出明确具体的規范，只要满足定义就可以认为是满足客体的要求。1989年中国专利局以公告的方式排除了八种不能授权客体的情形。1993年《专利审查指南》中对实用新型的保护客体进一步作出了限制。2001年，《专利审查指南》重新修订，实用新型客体范围有所扩大，取消了单纯材料替换的产品、建筑物、系统、单纯线路以及实质上仅具有电功能的基本电子电路产品、电磁医疗器具不给予实用新型保护的限制。2006年《专利审查指南》修订，限制了如果技术方案中既包括材料或方法本身，又包括形状或构造特征的技术方案，则不属于实用新型保护客体。2010年《专利审查指南》规定实用新型专利只保护产品，这里的产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体。日本《实用新案法》规定，其要保护的客体为物品的形状、构造或者组合相关的设计。日本对于实用新型客体的保护与中国有相似之处，都将方法、用途等排除在客体之外。但是日本对物品、结构的解释比较宽泛，对于平面结构也视为结构。
五、实用新型和发明专利的转换机制
根据日本《实用新案法》规定，自申请之日起3年内实用新型的申请人可以选择将实用新型申请转换为发明申请。上述的规定有一定的好处就是可以给申请人一定的选择专利申请的类型的考虑时间，当申请人不确定专利申请类型时可以先提交实用新型申请，这一定程度上能够减轻发明实质审查的压力。另一方面申请人可以根据实用新型的审查情况以及自身的需要，选择是否转化为发明申请。虽然法律允许实用新型能够转换为发明申请，但在这转换必须满足一定的限制条件：例如转换申请的提出的时间存在一定的限制，必须在该实用新型申请之日起3年内提出，如果没有在这个期限内提出那么就会被视为放弃转换的权利；选择转换为发明申请后，原来的实用新型就会被视为放弃；实用新型的专利权人在提出转换为发明申请类型之后就不能再提出实用新型技术评价的请求；以及其他一些限制条件。
我国专利法以优先权的形式给出了一定的专利类型转换机制，具体规定了：如果申请人要求了本国优先权，那么在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或实用新型；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或发明专利申请。申请人可能会利用优先权就同一发明创造先后提交发明申请和实用新型两种类型的申请，以便给自身一定时间的考虑选择专利申请类型的机会。
上世纪90年代，为了缓解专利申请积压以及申请人对授权周期的诉求，我国审查指南规定了同一申请人可以就同样的发明创造既申请发明又申请实用新型专利。专利法在第三次修改时，在上述相关规定基础上做了一定修改，并将上述内容从审查指南中升格到专利法中，规定了，“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。这也是一种类似专利类型转换的机制，但是该条款也是有限定条件的，实用新型和发明专利申请需要在同日提出申请，并且申请必须是同一申请人提出，另外在先获得的授权的实用新型专利权应当尚未终止，这就缩小了专利类型转换机制的适用范围。
六、结论部分
通过比较中日两国实用新型专利审查方式、专利评价报告制度、客体、专利类型转换方式等方面内容，可见均存在一定的差异。虽然两国的国情不同，但是“他山之石，可以攻玉”，从日本实用新型专利制度中可以获得一些借鉴和启发，对我国的实用新型专利制度的发展具有积极的促进作用。基于此，笔者对我国实用新型专利制度提出几点修改建议。
一是扩大专利评价报告请求人的范围，建议允许任何人提出实用新型专利权评价报告请求，这是因为专利评价报告制度的相关利益方不仅包括专利权人，也包括被控侵权人、被许可人、专利权受让人等，由于实用新型专利权不稳定，被许可人、专利权受让人应当享有知晓该实用新型专利权稳定性的权利，而被控侵权人也应当享有专利权评价报告请求权，以便尽快了解是否侵犯他人的权利。
二是扩大请求专利评价报告时间的范围，建议在提出专利申请后就可以请求做出专利评价报告，这是因为在实用新型产品周期较为短暂的情况下，专利评价报告的尽快获得，使得创新主体能够尽早知晓其专利权的稳定性，从而能够更好地行使其专利权。
三是增加专利评价报告的出示义务。建议规定权利行使时出示义务，在专利权人只有在出示实用新型评价书之后，才能提起法院诉讼或管理专利工作的部门处理纠纷，这样在一定程度上能够避免专利权人权利的滥用，另外也避免了司法和行政资源的浪费。
四是明确规定发明和实用新型专利申请之间的转换机制，可以参考日本的相关立法实践，规定允许申请人在一定的期限内可以将实用新型和发明申请相互进行转化，转换之后原申请视为撤回，取消现行专利法中对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的相关规定，这样有利于创新主体选择合适的发明创造的保护形式。
参考文献：
[1]尹新天.中国专利法详解.北京：知识产权出版社.2011.
[2]杨平.日本实用新型制度的历史及变革.中国发明与专利.2008（9）.
[3]刘谦.初探专利权评价报告的法律属性.法制与社会.2014（7）.
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中日实用新型专利制度比较研究
2018-10-29 来源:法制与社会 作者：黄亚男
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